米国発明法の特許防衛戦略

本の紹介

先発明主義から先願主義へ大転換した米国発明法。特許防衛戦略の視点から、新法の重要条項を解説。日本とは発想が異なる米国の紛争解決実務に精通した著者が要点を整理する。

米国発明法の特許防衛戦略
目次

Ⅰ　2011年改正で新たな時代へ
　第１章　米国発明法の概略
　　１　はじめに
　　２　主な改正事項

　第２章　先願主義への移行
　　１　先行技術の定義の変更
　　２　新旧第102条の法律構造の相違
　　３　新規性（第102条）
　　４　グレースピリオド（第102条⒝⑴：第102条⒜⑴の例外）
　　５　開示された発明主題（第102条⒝⑵：第102条⒜⑵の例外）
　　６　共同所有権（Common Ownership：第102条⒞）
　　７　自明性（第103条）
　　８　日本の先願主義との相違点
　　９　第102条における問題点
　　10　新法・旧法の適用の時期
　　11　先願主義導入後の対策

　第３章　その他の主な改正
　　１　特許付与後異議申立制度
　　　　　（Post-Grant Opposition Proceedings）
　　２　付与前情報提供制度（Preissuance Submissions）
　　３　補充審査（Supplemental Examination）
　　４　弁護士の助言・鑑定（Advice of Counsel）
　　５　ベストモード要件（Best Mode Requirement）
　　６　優先審査（Prioritized Examination）
　　７　先使用権（Prior User Rights）
　　８　ネット上の表示（Virtual Marking）
　　９　虚偽表示（False Marking：第292条）
　　10　訴訟の併合（Joinder of Parties：第299条）

Ⅱ　特許権行使に対抗する手続
　第１章　防御手段と権利化を阻止する手段
　　１　特許付与後の異議申立制度
　　２　付与前の情報提供制度

　第２章　USPTOの審査と裁判所の審理の相違
　　１　USPTOと裁判所の役割
　　２　USPTOと裁判所での立証基準の相違
　　３　付与後異議申立で採用される立証基準
　　４　クレームの補正ができない裁判所
　　５　査定系再審査・付与後レビュー・当事者系レビューの開始
　　　　　基準の相違

　第３章　付与後異議申立制度
　　１　付与後レビュー
　　２　当事者系レビュー
　　３　付与後異議申立におけるディスカバリ手続

　第４章　査定系再審査
　　１　査定系再審査制度の概略
　　２　査定系再審査の利用目的
　　３　査定系再審査手続とそのメリット

　第５章　付与前情報提供
　　１　背　景
　　２　付与前情報提供の概要
　　３　特許性を争う他の手続との比較

Ⅲ　改正特許法下での防衛戦略
　　　―付与前・付与後手続・弁護士鑑定の有効活用
　第１章　申立人における付与後異議申立のメリットと留意点
　　１　付与後異議申立を活用するメリットとその効果
　　２　付与後異議申立手続で留意すべきこと

　第２章　特許権者の付与後異議申立への対応戦略
　　１　特許権者にとって不利な制度
　　２　予備的応答段階での時期的・証拠提出の制限
　　３　特許権者による必須情報開示書とディスカバリ
　　４　審判部での審理
　　５　和　解
　　６　特許権者にとって付与後異議申立がもたらす効果・メリット
　　７　異議申立に対する防御

　第３章　付与前情報提供のメリットと留意点
　　１　付与前情報提供によるメリット
　　２　付与前情報提供による潜在的リスク
　　３　競合他社特許出願に対する戦略
　　４　第三者から情報提供を受けた場合の対応

　第４章　弁護士の助言・鑑定の活用による防衛戦略
　　１　背　景
　　２　故意侵害・誘発侵害の立証水準に関する判例
　　３　弁護士の助言・鑑定の概要
　　４　鑑定書はもはや不要か？
　　５　鑑定書を取得することのメリット

　第５章　特許権者による補充審査の活用
　　１　不公正行為の判例
　　２　補充審査の概要と活用

　索　引


著者プロフィール 岸本 芳也（きしもと　よしなり）
外国法事務弁護士，ニューヨーク州弁護士，コロンビア特別区弁護士，連邦巡回控訴裁判所（CAFC）弁護士，日本国弁理士，米国弁理士。元特許庁審査官。現在，シュグルー・マイアン外国法事務弁護士事務所・代表パートナー。
米国特許訴訟代理，鑑定，ライセンス，米国特許出願，再審査などの業務のほか，訴訟に巻き込まれないための防御戦略などのリーガル・カウンセリングに精力的に取り組んでいる。
所属団体：第二東京弁護士会，日本弁理士会，ニューヨーク州弁護士会（NYSBA），コロンビア特別区弁護士会（BADC），日本知的財産保護協会（AIPPI），米国弁護士会（ABA），米国知的財産弁護士協会（AIPLA），国際ライセンス協会（LES），米国特許法律事務所協会（APLF），The Tokyo Intellectual Property American Inn of Courtの設立メンバーにMasterとして参加。

［主要著書・論文］
『米国での特許訴訟防衛マニュアル』（中央経済社），
『社長になる人のための知財活用の本・米国編』（共著，日本経済新聞出版社），
「『パテント・トロール』防衛のための訴訟前対応」（ビジネス法務，中央経済社，2007年５月），
「ナノテク特許の審理手続巡る米国の控訴審で初判決」（日経ナノビジネス，日本経済新聞社日経産業消費研究所，2006年６月），
「How to Challenge Patent Validity」（Managing Intellectual Property，2005年５月）など多数。

岸本 芳也（きしもと よしなり）